It’s all about IP contracts. Een effectieve commercialisering van intellectual property vraagt om heldere contractuele afspraken. Zeker in geval van knowhow bescherming en online sales.

Goud verzilveren
In onze 21e eeuw is de waarde van brands onmiskenbaar. Consumenten en bedrijven zijn merkbewust. Een bekend merk met een uitstekende reputatie is goud waard. En om dat goud van de onderneming te verzilveren zijn goede contractuele afspraken onontbeerlijk. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor merken, maar ook voor andere intellectuele eigendomsrechten. Het optimaliseren en handhaven van die waardevolle intellectual property (IP) vergt een doordachte strategie en dito contracten met licentienemers, distributeurs en partners.

Rechten en licenties
De houder van een intellectueel eigendomsrecht is exclusief gerechtigd om aan derden toestemming te verlenen om het betreffende merk, octrooi (patent) of ander IP recht te mogen gebruiken. Die toestemming – meestal tegen betaling van een vergoeding – wordt doorgaans vastgelegd in een gebruiks(recht)- of licentie -overeenkomst. In een dergelijk contract kunnen, behalve de vergoeding, nadere afspraken (voorwaarden) worden geregeld.

Voorwaarden en beperkingen
IP gebruiksrechten kunnen onder verschillende voorwaarden en beperkingen worden verleend. Een licentie kan bijvoorbeeld exclusief of niet-exclusief zijn, voor een bepaalde tijd, of beperkt tot een bepaald grondgebied. Ook kan een gebruiksrecht worden verleend voor alleen een specifieke toepassing of een bepaalde categorie producten of diensten. Verder kunnen afspraken worden gemaakt over sublicentiëring, overdraagbaarheid en de handhaving van IP rechten in geval van inbreuken door derden.

Knowhow bescherming
Een contract biedt echter ook de ruimte om meer dan alleen het gebruik van de wettelijk beschermde hardcore IP van een onderneming te regelen. In het verlengde van merken en octrooien beschikt men immers vaak ook over verschillende andere technologie, data, methoden, kennis en informatie die, hoewel niet direct door een specifiek wettelijk IP recht beschermd, wel degelijk van commerciële waarde is. Dergelijke knowhow of bedrijfsgeheimen lenen zich bij uitstek voor harde (afdwingbare) contractuele afspraken. Door ook deze soft IP in de overeenkomst op te nemen, en geheimhouding af te spreken, worden de exploiteerbare rechten van de onderneming in feite contractueel uitgebreid waardoor ook deze waardevolle “quasi-IP” beschermd blijft.

Selectieve distributie
Een specifieke vorm van IP contracting is het selectieve distributiestelsel. Hierbij worden luxe merkproducten louter op de markt gebracht via een netwerk van erkende wederverkopers. Om official reseller te kunnen worden zal een verkoper moeten voldoen aan een aantal, door de merkhouder vooraf vastgestelde, objectieve kwaliteitscriteria. Zo’n stelsel is alleen toegestaan als die vastgestelde selectiecriteria uniform en zonder discriminatie worden toegepast, en niet verder gaan dan noodzakelijk voor het beoogde doel: het in stand houden van het luxe imago van de merkproducten. Denk bijvoorbeeld aan voorwaarden voor de winkelinrichting, deskundige voorlichting en klantenservice, etc.

Online sales verbod
Niet toegestaan als clausule in selectieve distributieovereenkomsten is een algeheel verbod op internetverkopen. Maar is een beperkter, specifieker verbod op bepaalde online sales wel toegestaan? Kan een producent van luxe producten bijvoorbeeld aan haar erkende verkopers een ‘marktplaatsverbod’ opleggen en verlangen dat ze hun online sales beperken tot hun eigen websites? Ja, zo heeft het Europese Hof recent bepaald: een bijzonder contractueel beding dat verbiedt om (online) platforms van derden in te schakelen, bedoeld om het luxe-imago van de betrokken producten in stand te houden, is toelaatbaar.

Hoewel het Hof dit specifiek overwoog voor ‘luxe’ producten is aannemelijk dat een dergelijk marktplaatsverbod ook voor andere producten mogelijk is, indien zo’n verbod geschikt en noodzakelijk kan worden geacht voor het waarborgen van de kwaliteit en van een goed gebruik van die producten.

It’s all about contracts
Kortom, of het nu gaat om een merk, octrooi of knowhow, en of het nu een eenvoudige licentie of selectieve distributie betreft, voor het optimaal commercialiseren van IP geldt onmiskenbaar: it’s all about contracts. En hoe softer de IP, hoe harder het contract (nodig is).

Over de auteur:

Steffen Hagen is werkzaam in de praktijkgroep IP, IT & Commercial van Baker McKenzie Amsterdam. Steffen is al meer dan 15 jaar actief als advocaat en gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht, met name op het gebied van het merkenrecht, auteursrecht, domeinnamen en octrooien (patenten). Hij heeft ruime ervaring in gerechtelijke procedures, strategische advisering, commerciële contracten en licenties, franchise en distributie, douanebeslag/ anti-counterfeiting en IE-gedreven transacties, geschillen en onderhandelingen.
Telnr. +31 20 551 7579
steffen.hagen@bakermckenzie.com
https://www.bakermckenzie.com/en/people/h/hagen-steffen